自由仿效与立法厘清：欧美商业外观新近判例之思路
Free Copying and Legal Clarification:
The Latest Trend of the Anglo-American Case Laws on Trade Dress
邵 胤植
邵胤植，男，江苏宜兴人，南京大学法学士，英国伦敦大学知识产权硕士，博士在读，全英中国法学会(United Kingdom Chinese Law Association)会员。主要研究兴趣为： WTO及网络架构下知识产权法的调适，欧美商标立法，民族复兴中儒学与宪政法治之互动，礼乐雅文化的现代苏醒，宗教立法，佛教改革之范式及其对道德提振的功用等。
[关键词] ：商业外观 产品构造 显著性 第二含义 功能性
[简介] 商业外观与商标法的关系，日显重要。本文自商标法根本功能之角度，讨论显著性原则与非功能性原则对于决定商业外观注册之重要性。本文由欧美新近相关判例之思路指出，推动自由竞争是知识产权的总纲，而标示来源，则是商标法内的子纲。换言之，应将商标法放诸自由竞争与反垄断的大背景下考量，此当是近年欧美商业外观判例的主旨。
Introduction: This Essay jointly analyses the latest Anglo-American trademark cases of trade dress where the strict criteria of distinctiveness, secondary meaning and non-functionality are applied so as to balance different interests in trademark context and to solve the problem of overlap. This Essay suggests that to meet the balance, the Indication Theory and the Competition Theory, in general, have been equivalently followed by the courts in Wal-Mart, Traffix and Phillips. This Essay also suggests that competition theory should be the premise of indication theory because the promotion of free competition is the general principle of IP laws and the indication of sources is a tenet of trademark law, a part of IP laws. This logic may justify the rationality of the three cases decided by Anglo-American courts, i.e. limiting the exclusive rights of trademark owners and promoting free competition.
商业外观（Trade Dress），依美国判例之释义，系指“产品之整体形象或总体外貌”[1]。此种商业外观，可涵括“尺寸、外形、颜色或颜色之组合、构造、图形，乃至特殊的销售技艺”[2]。据此文意，商业外观概可视为一种设计（Design）。依欧美立法的思路，专利、商标乃至版权法，均可保护设计；然而，立法理当避免三类保护之相互交迭。自经济学的角度而言，此种立法厘清尤显重要，盖其关涉市场配置的有效性，及自由竞争的根本信条。
国内学者，曾有撰文，自专利、版权与商标之角度，论述设计的保护。本文则一自商标法的立场，透过欧美新近案例，述评商业外观执行商标功能的可行性。此实为目前商业外观方面最须解决之问题，因商业与技术的结合发展，俾商业外观执行商标功能（如标示来源，或昭示商誉等）之比例，日益增大。诚如周林先生所言，若消费者由一商业外观而联想至该产品或服务，却于消费时发现，采用同样外观的店铺，是属假冒，全非该消费者所联想之产品或服务，则此对于消费者及诚信商家的伤害，不言而喻[3]。是故，商标法宜当禁止此类盗用商业外观、混淆市场之行为；而最适宜的方法，即是赋予商业外观商标权。
美国对此关注较早，不过在1960年代之前，美国最高法院，在此问题上曾一度犹豫[4]，因为法院每以知识产权制度，有造成垄断之虞。然而在经济学分析的影响下[5]，立法之进程，最终肯定商业外观在商标法上的合适地位。兰汉姆商标法（Lanham Act）1988年修正案第43条a款，特别加入商业外观的内容。而在欧共体内，商标指令之3(1)(e)，及欧共体商标条例CTMR之第4条，均有具体规定。但问题在于，究竟多少商业外观，可以享有商标法的保护，而不致阻碍他人的法益？其尺度的把握甚难。笔者以为，答案惟有在对商标法功能的理解中，乃有望获取。
一．商标之功能：标示来源·保护公众·促进竞争
知识产权制度产生的要因，在其能激励业者，保障公众权益，维护自由竞争，进而推动经济的有序进步。自经济学角度而言，为达此目的，须将知识产权制度，放诸公平竞争及公众利益的大视野中考量，而不宜仅将其解读为对于独占权利的保护。就商标法而言，则须将商标的功能，合理限诸严格的范围，以防市场之垄断，而收平衡之宏效。
据此，简言之，商标最根本的功能，在标示产品来源、防止混淆，昭示商誉，以利消费者遴选甄别。此正如美国Qualitex案指出，商标法的基本功能，在“降低消费者购物及作出消费选择之成本”。而商标法亦须防止搭便车的行为，以保障商标权人获得与其产品及商誉相应之报酬；商标权人唯受有充分之激励，乃能致力研发高品质的外观，从而促进商品的繁荣。此外，自由经济体制赖乎商家品牌间的竞争；商标法则由保障消费者获取真实的商品信息，而鞭策商家提升自我，进以推动此种竞争[6]；而为充分推动此种竞争，商标法必赞同自由仿效（Free Copying）的宏旨。笔者以为，自由仿效与商标法的平衡点，在商标法禁止因仿效而引起的混淆毁誉，对驰名商标、著名商标而言，亦禁止淡化与联想，除此之外，仿效宜当允许。甚有学者对于仿效寄以最大的重视，谓“竞争即是仿效（Competition is Copying）”[7]。此句不妨诠释为，仿效对于自由竞争的重要性。当然，该观点的基调，在反对现行的知识产权体系，此非本文立论之所在。
为达成上述之目的，商标立法明定，标识应具显著性（Distinctiveness），方能执行标示来源的功能；如无固有显著性（Inherent Distinctiveness），则至少应在使用中获得第二含义（Secondary Meaning）。此外，为促进自由竞争，商标注册不宜影响其他竞争者的法益，故共有资源，不可独占而为商标。就商业外观而言，则惟有非功能性的(Non-functional)外观，始得注册为商标。换言之，如若缺乏标示来源的功能，则商标法不能提供任何保护；举凡创新之物，均由专利或版权法保护，功能性之外观，必不可注册为商标[8]。要之，无论自道德主义的立场，抑或从实用主义的角度，商标法均无意授予特定之商家以竞争的特权。商标法与自由竞争的融合点，及与其他知识产立法之界限，即在乎此。
传统上，商业外观主要限于产品包装（Product Packaging）的问题，满足上述要求尚易。然而工商业的发展，俾商业外观逐渐延至产品设计或构造之本身（Product Design/Product Configuration）[9]，情况愈益复杂，故有必要明确，构造与包装，能否适用同一评判标准？在Two Pesos案中，美国法院虽认为，具有墨西哥风格之餐馆外观，得注册为商标，但法院回避对于包装与构造的术语区分，认为商业外观法对于包装与构造的保护，并无不同。此种观点争议较大，诸多问题随之产生。最根本的论争在于，若云判断产品包装之固有显著性较易，则产品构造是否当然具有固有显著性，而无须证明第二含义，即可享受商标法的保护？
此外，在非功能性方面，商标法虽然明定排除对于实用功能性（Utilitarian Functionality）与美感功能性（Aesthetic Functionality）之保护，但具体判定，绝非易事。特别就美感功能性而言，更属困难。此外，就产品构造而言，如若尺度不当，则有可能造成“准专利式（Patent-like）”的过度保护，是则有违商标法的本旨。美国法院曾图以第二含义与混淆理论，来解决商标与专利的交迭，如在Kohler案中，被告即据此而成功获得对其水栓之设计的商标保护。但此种模式并无法完全解决交迭的问题。另有一种情况，即是商标法并无绝对排除对于过期专利的保护，如此，则有商家图以过期专利而续享商标法保护，进而造成事实上之永久保护，显有碍于自由竞争。
上述矛盾，在欧美一直激烈争辩未已。新近美国的Wal-Mart 和Traffix案，及欧共体之Phillips案，均对此有标志性的梳理。虽然论争并未就此偃息，但笔者以为，有一点可以明确，即欧美判例，均自恪守商标法的本旨出发，来解决知识产权内部的交迭，及与其他诸法的冲突，即商标法仅保护指示来源的标识，并须为公平自由的市场竞争，留下宽松的空间。
二．显著性与第二含义：产品构造是否具有固有显著性？
前文提到，显著性是判断一种标识是否可注册为商标的关键。在传统商标法中，凡臆造的词汇，显具固有显著性，毋庸置疑；而其他性质之词汇，亦各有标准。在Abercrombie案中，法院曾图以传统商标法关于臆造性、描述性等定义，来研析商业外观的可注册性[10]。然而，二维商标的标准，能否全然适用于三维的层面？在美国，早年的商业外观判例，为审慎起见，乃要求原告必须证明第二含义[11]。
但是，在Two Pesos案中，法院援引Abercrombie案的标准，并回顾Chevron 案[12]的判决，称据兰汉姆商标法之43（a），所有标识均一体对待，无须刻意区别；除兰汉姆法第2条所定之“描述性”标识须证明第二含义外，如若外观具有固有显著性，则无须证明第二含义[13]。自商业外观日显重要的大背景下审视，此似亦在情理之中，因为建立第二含义，须投入相当的资金（如广告投入），此则有阻遏中小企业进入市场之虞。但是，有观点指出，最高法院在本案中，并未明确定义何为固有显著性[14]。此实表明，这种定义，是非常困难的，由下文分析可知，此正是症结之所在。
为此，似乎尚须采用其他特定之测试法，来判断固有显著性的存在。美国法院对此曾有先例，如在Seabrook案中，法院提出一些标准，例如，产品设计是否属于普通而基本之范畴；以相关消费群之眼光，是否认为此种设计仅属同类商品之常用装饰，等等[15]。
而在著名的Duraco案中，第三巡回法院却拒绝采用Abercrombie案之传统分类方法，而图辟他径，研判产品构造显著性的独立标准[16]。本案中，法院认识到判断产品构造之固有显著性的难度，但认为构造如能满足左列条件，则得视为具有固有显著性：（1）构造是属不同寻常，或属便于记忆者；（2）概念上易与产品相区分，消费者仅视之为标示来源之符号，而不只是一种装饰性的标记；（3）主要执行指示来源的功能。
上述判决，得到一些判例的支持，如Knitwaves 案[17]。虽然，此案法院并不完全赞同Duraco的观点，但其同样认为，传统的Abercrombie分类法，无法适用于产品构造的场合。然而，Duraco案之标准，亦遇有很大争议，焦点在于，Duraco判决具有要求证明第二含义的倾向，此不仅与最高院在Two Pesos案中之判决相悖，亦有违提供宽松竞争空间的主旨。故在Stuart Hall案中[18]，法院否定Duraco模式，兼采Seabrook案之尺度，及Abercrombie 案之传统标准，上承Two Pesos案，而作判决。最明显者，本案延续Two Pesos案的思路，重申产品构造与产品包装相同，有可能具有固有显著性，实无须证明第二含义之存在。
此外，在Kreuger案中[19]，法官亦认为Knitwaves 案等所用的新分类法，易致混乱。Landscape案法官赞同Kreuger案法官的看法，仍旧认为，无须为产品构造另立标准[20]。由以上可知，对于采用产品构造之独立判断标准，许多法院持谨慎的态度。
三．Wal-Mart案：固守商标法的本旨
关于印发《环境保护法律、法规设定的由国家环保总局实施的行政许可项目及依据目录》的通知
国家环境保护总局办公厅
国家环境保护总局办公厅文件
环办〔2008〕16号
关于印发《环境保护法律、法规设定的由国家环保总局实施的行政许可项目及依据目录》的通知
总局机关各部门，各直属单位、派出机构：
根据《国务院办公厅关于推行行政执法责任制的若干意见》和我局印发的《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于推行行政执法责任制的若干意见〉的通知》，我们对环境保护法律、行政法规设定的由我局实施的行政许可项目及其法律依据进行了汇总梳理，形成了《环境保护法律、法规设定的由国家环保总局实施的行政许可项目及依据目录》，现印发你们，请遵照执行。
附件：《环境保护法律、法规设定的由国家环保总局实施的行政许可项目及依据目录》
二○○八年二月十七日
附件：
环境保护法律、法规设定的由国家环保总局实施的行政许可项目及依据目录
序号
项 目 名 称
实施机关
设定的法律、法规依据
1
建设项目环境影响评价文件的审批（含核设施选址、建造、运行和退役，核技术应用及铀（钍）矿和伴生放射性矿的开发利用、关闭的环境影响评价文件的审批） 1、《中华人民共和国环境保护法》第十三条
2、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、第二十三条、第二十四条
3、《中华人民共和国水污染防治法》第十三条
国家环保总局
4、《中华人民共和国大气污染防治法》第十一条
（国家核安全局）
5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十三条
6、《中华人民共和国噪声污染环境防治法》第十三条
7、《中华人民共和国海洋环境保护法》第四十三条
8、《中华人民共和国放射性污染防治法》第十八条、第二十条、第二十九条、第三十四条
9、《建设项目环境保护管理条例》第六条、第十条、第十一条、第十二条
2
建设项目环境影响评价单位的资格审查 国家环保总局
1、《中华人民共和国环境影响评价法》第十九条
2、《建设项目环境保护管理条例》第六条、第十三条
3
建设项目环境保护设施的验收（含与核设施、核技术利用及铀（钍）矿和伴生放射性矿开发利用建设项目相配套的放射性污染防治设施的验收） 1、《中华人民共和国环境保护法》第二十六条
2、《中华人民共和国水污染防治法》第十三条
3、《中华人民共和国大气污染防治法》第十一条
国家环保总局
4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十四条
（国家核安全局）
5、《中华人民共和国噪声污染环境防治法》第十四条
6、《中华人民共和国海洋环境保护法》第四十四条
7、《中华人民共和国放射性污染防治法》第二十一条、第三十条、第三十五条
8、《建设项目环境保护管理条例》第二十条、第二十一条、第二十三条
4
国家限制进口的可用作原料的固体废物进口审批 国家环保总局
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十五条
5
危险废物经营许可证 国家环保总局
1、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十七条
2、《危险废物经营许可证管理办法》第二条、第七条、第十三条、 第十五条
6
危险废物越境转移核准 国家环保总局
2004年6月《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）第256项
7
加工利用国家限制进口、可用作原料的废电器定点企业认定 国家环保总局
2004年6月《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）第253项
8
进口危险化学品的环境管理登记 国家环保总局
《危险化学品安全管理条例》第五条
9
危险化学品出口环境管理登记证核发 国家环保总局
2004年6月《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）第258项
10
新化学物质环境管理登记证核发 国家环保总局
2004年6月《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）第255项
11
消耗臭氧层物质的生产、进口配额许可证审批 国家环保总局
《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条
12
民用核设施建造、运行许可证核发及装料、退役的审批 国家环保总局
1、《中华人民共和国放射性污染防治法》第十九条
（国家核安全局）
2、《民用核设施安全监督管理条例》第八条、第九条、第十条
13
生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的许可 国家环保总局
《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五条、第六条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条
14
列入限制进出口目录的放射性同位素进口审查批准 国家环保总局
《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第十六条、第十八条
15
放射性固体废物贮存、处置许可证核发 国家环保总局
《中华人民共和国放射性污染防治法》第四十六条
16
放射性污染防治监测机构的资质认可和放射性污染防治专业人员资格证书核发 国家环保总局
《中华人民共和国放射性污染防治法》第十四条
17
民用核设施操纵人员执照核发 国家环保总局
《民用核设施安全监督管理条例》第八条、第十三条
（国家核安全局）
18
民用核材料许可证核准 国家环保总局
《中华人民共和国核材料管制条例》第三条、第六条
（国家核安全局）
19
民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位许可证核发 国家环保总局
《民用核安全设备监督管理条例》第十二条、第十四条
（国家核安全局）
20
民用核安全设备焊工、焊接操作工资格证书核发 国家环保总局
《民用核安全设备监督管理条例》第二十五条
（国家核安全局）
21
民用核安全设备无损检验人员资格证书的核准 国家环保总局
《民用核安全设备监督管理条例》第二十五条
国家核安全局）
22
在我国从事民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动的境外单位的注册登记 国家环保总局
《民用核安全设备监督管理条例》第三十二条
（国家核安全局）
23
环境保护设施运营单位资质认定 国家环保总局
2004年6月《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）第252项
